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Ces notes d’actualité ont été réalisées sur la base de la jurisprudence existante et des textes législatifs et règlementaires en vigueur au moment de leur mise en ligne. Elles ne constituent nullement un conseil personnalisé et n’ont pas pour vocation à se substituer à une consultation individualisée. A ce titre elles ne sauraient, en aucun cas, entrainer la responsabilité du cabinet.


Episode 8 : Que faire une fois ma marque enregistrée par l'INPI ?

Mercredi 26 Mai 2021

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Une fois la marque enregistrée, il convient de veiller à l'exploiter et à la surveiller pour confirmer sa protection.


L'exploitation de sa marque est primordiale, et ce pour tous les produits et services visés dans le dépôt. Cette exploitation peut se faire par le titulaire lui-même ou par le bénéficiaire d'une licence, qui aura régularisé un contrat de licence de marque avec le titulaire de la marque.

En effet, à défaut d'usage sérieux de la marque pendant 5 ans, un tiers peut demander la déchéance de la marque et son titulaire risque donc de perdre le monopole dont il bénéficiait jusqu'alors.

Si la marque vient à être exploitée à l'étranger, il faudra envisager une extension de la protection pour le territoire concerné et donc réaliser un dépôt de marque permettant de recouvrir le ou les pays nouvellement visés.


Il est nécessaire de veiller à ce que la marque ou toute imitation de celle-ci ne soit pas utilisée par un tiers, pour renforcer sa protection juridique et son effectivité sur le marché.

Cette surveillance passe tout d'abord par la surveillance des dépôts, pour lesquels une opposition est possible notamment lorsque ceux-ci sont susceptibles d'entrainer une confusion dans l'esprit du public et ainsi diminuer l'impact de la marque qui leur est antérieure.

A noter que la procédure d'opposition devant l'INPI est moins longue et moins coûteuse qu'une action judiciaire et permet d'intervenir avant tout enregistrement de la marque litigieuse. Par ailleurs, l'échec de l'opposition n'empêche pas d'agir par la suite en concurrence déloyale, en nullité ou en contrefaçon. Elle est en ce sens vivement recommandée.

Ensuite, il est également important de procéder à une surveillance des utilisations de la marque faites par les tiers qui peuvent également affaiblir la marque. Il peut en effet être nécessaire d'agir en justice par le biais d'une action en concurrence déloyale ou en contrefaçon, afin de faire cesser toute utilisation illégitime de votre marque enregistrée, et obtenir la réparation de la perte subie de ce fait. 

Ne pas défendre sa marque emporte de lourdes conséquences, à savoir :

- La perte de la légitimité et de l'attractivité de la marque sur le marché ;

- La perte du droit d'agir en justice lorsque l'usage d'un tiers a été toléré pendant 5 ans.

Le dépôt de la marque ne suffit donc pas à assurer sa protection. Il n'en est que le point de départ.


Enfin, il ne faut pas oublier que la marque française bénéficie d'une protection, pendant 10 ans, sur le territoire français pour lequel elle a été déposée. Ainsi, il ne faudra pas manquer de la renouveler, avant l'expiration des 10 ans.

Pareillement, pour une marque bénéficiant d'une protection sur un territoire étranger, il appartiendra d'être diligent quant à son renouvellement, selon les règles locales.


La marque, en tant qu'actif incorporel de l'entreprise, génère une valeur, un avantage économique et constitue ainsi un actif stratégique de l'entreprise.

La marque peut en effet apporter une source de revenus stable à l'entreprise, soit de façon directe en ce qu'elle fidélise le consommateur qui l'utilise comme repère lors de son acte d'achat, soit de façon indirecte par une rémunération récurrente perçue en application de contrats de licence de marque.

Dans les deux cas, elle permet ainsi d'ajouter de la valeur à l'entreprise et donc, lors d'une cession de fonds de commerce ou de titres, impacte à la hausse le prix de cession si elle a été correctement valorisée dans les états comptables. Pour certaines entreprises, elle représente d'ailleurs à elle-seule la valeur de l'entreprise (exemple de la marque « Nutella »).

 

Notre saga se terminant ici, nous restons à votre écoute et vous invitons à nous contacter pour toute question ou toute demande d'accompagnement dans une procédure de dépôt de marque, d'opposition ou de toute autre démarche visant à la protection, la surveillance ou la défense d'une marque.