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Précisions de la CJUE quant à l'action en contrefaçon d'une marque déchue

Mardi 23 Mars 2021

Le titulaire de la marque française « Saint Germain » désignant des boissons alcoolisées intente une action en contrefaçon à l'encontre d'une société qui commercialise une liqueur estampillée « St Germain ».

Or, lors d'un contentieux précédent, la déchéance de la marque « Saint Germain » avait été prononcée, du fait d'un défaut d'usage sérieux de celle-ci pendant 5 ans. En effet, une société américaine titulaire de la marque communautaire « Saint Germain » avait agi en déchéance de la marque française en raison de son inexploitation sérieuse et l'avait obtenue, aucune preuve d'un contact réel entre le produit et la clientèle pouvant constituer un usage sérieux de la marque n'ayant pu être rapportée. (Cour d'appel de Versailles, 11 février 2014).

Pourtant, le titulaire de la marque française, déchu de ses droits va intenter une action en contrefaçon sur la base de cette marque pour des faits survenus avant sa déchéance.

La Cour d'appel de Paris va rejeter la demande d'indemnisation formulée pour contrefaçon au motif que la marque n'avait fait l'objet d'aucune exploitation et donc n'avait jamais été mise en contact avec le consommateur (Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016).

L'affaire arrivant devant la Cour de cassation, celle-ci saisit dès lors la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante :

« Le titulaire d'une marque, jamais exploitée et déchue, peut-il obtenir une indemnisation pour contrefaçon en invoquant une atteinte à la fonction essentielle de la marque causée par l'usage par un tiers, avant la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits et services identiques ou similaires ? »

La CJUE affirme que le titulaire d'une marque jamais exploitée et déchue conserve néanmoins le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage d'un signe similaire par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque (CJUE, 26 mars 2020).

La Cour de cassation reprend dès lors la position de la CJUE et reconnaît que le titulaire de la marque déchue peut malgré tout agir en contrefaçon des actes intervenus avant la déchéance de la marque, laquelle ne produit effet qu'à l'expiration de la période de 5 ans sans exploitation (Cass. Com. 4 novembre 2020).